Il preuso di un marchio

Corte di Cassazione, sezione prima civile,Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14925.

La massima estrapolata:

Il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 del D.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all’uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per recettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14925

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10913/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1778/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA depositata il 05/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2012, la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la (OMISSIS) s.r.l., chiedendone la condanna a non utilizzare il marchio “Certosa”, in forza della registrazione eseguita il 10 gennaio 2011 nella classe merceologica 32 (“acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche”), essendo l’utilizzo di tale marchio lesivo del diritto dell’attrice all’uso esclusivo del medesimo, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. La domanda era parzialmente accolta dal Tribunale adito, con sentenza n. 732/2014, con la quale – disattese le altre domande proposte dall’attrice e la riconvenzionale della convenuta – dichiarava la nullita’ del marchio registrato “(OMISSIS)”, ed inibiva l’uso del marchio da parte della (OMISSIS) s.r.l..
2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1778/2017, depositata il 5 ottobre 2017, rigettava il gravame proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la decisione di prime cure. Il giudice di appello confermava, in via preliminare, la legittimazione dell’appellata (OMISSIS) s.r.l. a far valere la nullita’ del marchio oggetto di contestazione, e riteneva, nel merito, che la registrazione del marchio “(OMISSIS)” avesse leso il diritto all’uso esclusivo di tale marchio, vantato dall’appellata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 14 in conseguenza del trasferimento alla medesima della relativa concessione mineraria, operato con D.R. 7 dicembre 2011, n. 15343.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., affidato a tre motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 122, articoli 11 e 17 del Regolamento Regionale n. 3 del 2011, di attuazione della Legge Regionale Calabria n. 40 del 2009, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l.a proporre l’azione di nullita’ del marchio “(OMISSIS)”, registrato dalla (OMISSIS) s.r.l., in veste di avente causa della societa’ precedente titolare del diritto di concessione dell’acqua minerale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 122 sebbene mancasse, nella specie, un atto di trasferimento inter vivos o mortis causa tra le due societa’. In difetto di tale atto di trasferimento a titolo derivativo, il D.Dirig. Regione Calabria n. 15343 del 2011 – a parere della istante – avrebbe, per contro, implicitamente pronunciato la cessazione della concessione a favore della precedente concessionaria, (OMISSIS) s.r.l., provvedendo a stabilire il rilascio di una nuova concessione mineraria a favore dell’odierna resistente.
1.2. Il motivo e’ infondato.
1.2.1. Va osservato, al riguardo, che il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all’articolo 122, comma 2, stabilisce che “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita’ di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche’ l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta’ industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perche’ il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perche’ la registrazione del marchio e’ stata effettuata a nome del non avente diritto, puo’ essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto”.
Orbene, non e’ condivisibile l’assunto della ricorrente, secondo cui per “avente causa” dal titolare dei diritti anteriori debba intendersi solo colui che lo e’ diventato in forza di un atto privato di trasferimento inter vivos o mortis causa, atteso che, perfino in presenza di un atto di tal genere – concretandosi la concessione mineraria in un’attribuzione connotata da significativi elementi di fiduciarieta’, per l’affidamento che l’amministrazione concedente deve riporre nel concessionario – l’atto privatistico di disposizione deve essere preceduto, in ogni caso, da un preventiva atto di autorizzazione della Regione, che ne costituisce un prerequisito essenziale, che ne condiziona l’efficacia (Cons. Stato, 08/05/2012, n, 2651, Cons. Stato, 27/02/1992, n. 139).
1.2.2. Nel caso di specie, il trasferimento della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, denominata “(OMISSIS)”, gia’ nella titolarita’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l., e’ inequivocabilmente avvenuto direttamente, e correttamente, con provvedimento regionale, di cui al D.Dirig. 7 dicembre 2011, n. 15343. Ne’ e’ revocabile in dubbio che tale provvedimento sia traslativo della precedente concessione, e non costitutivo di una nuova concessione.
In tal senso depongono: a) il tenore letterale del provvedimento, laddove decreta “di trasferire (…) la concessione per lo sfruttamento delle acque minerali denominata “(OMISSIS)” (…) agli stessi oneri, patti, e condizioni di cui al D.Dirig. 24 aprile 2002, n. 4417″, che aveva disposto lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale a favore della precedente titolare, nella medesima zona e per la medesima estensione della precedente concessione; b) la decorrenza del termine decennale della concessione, a favore della (OMISSIS), dalla data dello stesso D.Dirig. n. 4417 del 2002 (24 aprile 2002), che evidenzia ulteriormente che si tratta della medesima, e non di una diversa concessione; c) il successivo rinnovo, per un termine decennale, della stessa concessione, con D.Dirig. n. 6986 del 18 maggio 2012, emesso dopo soli cinque mesi dal decreto n. 15343 del 7 dicembre 2011, e non dopo dieci anni dal medesimo, come sarebbe accaduto se si fosse trattato di un nuovo provvedimento concessorio, ovverosia alla scadenza naturale della prima concessione, poi trasferita all’avente causa, e sempre agli stessi patti e condizioni della precedente.
1.2.3. Alla stregua degli elementi suesposti, non possono esservi dubbi, pertanto, circa il fatto che la (OMISSIS) s.r.l. sia da considerarsi – come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello – “avente causa” della precedente titolare della concessione mineraria dell’acqua minerale “(OMISSIS)”, come tale legittimata all’azione di nullita’ del brevetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 122.
1.3. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo in esame deve essere rigettato.
2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 105 del 1992, articoli 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 12 e 19 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. Si duole la istante del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la dante causa dell’odierna resistente e, di conseguenza, quest’ultima, vantassero un diritto esclusivo, Decreto Legislativo n. 30 del 2005, ex articolo 14, comma 1, lettera c) alla denominazione “(OMISSIS)” per la commercializzazione dell’acqua minerale, sul presupposto erroneo che tale diritto derivi dalla identica denominazione della concessione mineraria. In difetto della designazione commerciale dell’acqua minerale, effettuata nella domanda intesa ad ottenere la concessione di utilizzazione della stessa e contenuta nel successivo decreto di riconoscimento, il diritto esclusivo di utilizzazione di detta denominazione a fini commerciali non potrebbe, per contro, prescindere – a parere della ricorrente dalla sussistenza dei requisiti di notorieta’ del segno distintivo di commercializzazione del prodotto, di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 12.
2.2. Avrebbe, di conseguenza, errato la Corte d’appello anche nel ritenere che la condotta posta in essere dalla (OMISSIS), che aveva registrato il marchio, tra l’altro approfittando della dichiarazione di fallimento della precedente titolare della concessione, (OMISSIS) s.r.l., fosse connotata da malafede, con conseguente impedimento alla registrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 19.
2.3. Le censure sono infondate.
2.3.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 105 del 1992, articolo 3 applicabile ratione temporis, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale deve, invero, contenere necessariamente una denominazione propria, che la distingua dalle altre acque minerali, mentre l’indicazione di una denominazione commerciale e’ eventuale. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha, tuttavia, accertato che, sebbene non si fosse avvalsa formalmente della facolta’ di indicare la denominazione commerciale, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. dante causa della (OMISSIS) s.r.l. – aveva, di fatto, commercializzato l’acqua minerale adottando in etichetta la denominazione corrispondente a quella della concessione mineraria, “(OMISSIS)”, e che la veste grafica del marchio registrato dalla (OMISSIS) s.r.l. era identica a quella adoperata dell’altra societa’.
2.3.2. Orbene, il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidita’ del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novita’, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 12 e 28 (cd. Codice della proprieta’ industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all’uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che e’ distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullita’ di tale registrazione, anche per decettivita’, in rapporto ai segni confliggenti (Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 02/11/2015, n. 22350).
2.3.3. Da tali considerazioni circa l’esistenza di una condotta decettiva posta in essere dalla (OMISSIS), discende anche l’infondatezza della doglianza avanzata con il terzo motivo di ricorso, palesandosi la condotta della medesima – per le ragioni suesposte – in evidente contrasto con il disposto del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 19 secondo cui “2. Non puo’ ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”, mala fede, nella specie, certamente insita nella condotta della ricorrente, che aveva registrato un marchio nonostante il preuso da parte di altra societa’ – (OMISSIS) s.r.l., precedente titolare del marchio – ed approfittando del fallimento della medesima.
2.4. I motivi in esame devono essere, pertanto, disattesi.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della con-troricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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